Nach der heute verkündeten Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Az. I ZB 52/15) bleibt der Farbton HKS 13 (rot) als Marke für die Sparkassen eingetragen. Initiiert worden war das Löschungsverfahren von der Santander-Bankgruppe, welche für ihren Marktauftritt ebenfalls die Farbe Rot verwendet.
English Summary
Red Trademark of the Sparkassen stays registered
In its today’s decision the German Federal Supreme Court (BGH) held that the “red” trademark by the Sparkassen, registered in July 2007 for financial services may not be cancelled due to the acquired distinctiveness of the sign. The cancellation proceeding had been initiated by Santander Bank, also using “red” on the market.
Hintergrund
Hintergrund dieses Verfahrens ist die im Februar 2002 angemeldete und im Juli 2007 für den Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe (DSGV) als verkehrsdurchgesetzt für diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) eingetragene Farbmarke “Rot” (HKS 13). Das deutsche Markenamt hat die Marke 2007 eingetragen, obgleich die Marke an sich keine Unterscheidungskraft habe und daher keinen Rückschluss auf die Herkunft ermögliche. Sie habe sich aber mit einem Grad von 67,9 % im Verkehr durchgesetzt, werde mithin von einem wesentlichen Teil der Bevölkerung als Marke erkannt und habe damit Eintragungsfähigkeit erlangt. Dies sei durch vom DSGV vorgelegte demoskopische Gutachten belegt.
Das BPatG ordnete auf Antrag der Santander-Bank die Löschung der Farbmarke an. Eine Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) habe weder zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschungsanträge vorgelegen. Die demoskopischen Gutachten brächten hinsichtlich einer Verkehrsdurchsetzung keine gesicherten Erkenntnisse. Insoweit äußerten die Richter u.a. Bedenken zu den Methoden, mit denen der Bekanntheitsgrad der Farbmarke in den Gutachten ermittelt worden sei.
Entscheidung des BGH
Der BGH hat auf die Rechtsbeschwerde der Sparkassen nunmehr entschieden, dass Farben vom Verkehr grundsätzlich als dekorativ aufgefasst würden und nicht als Produktkennzeichen, so dass sie grundsätzlich nicht als Marke eintragungsfähig seien. Besondere Umstände, die eine andere Beurteilung in diesem Fall rechtfertigten, lägen nicht vor.
Anders als das BPatG sah er aber eine Verkehrsdurchsetzung für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Jahre 2015 als gegeben an, was u.a. mittels der vorgelegten Meinungsforschungsgutachten bestätigt worden sei. Zwar könne dies nicht für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Sparkassen im Jahr 2002 angenommen werden. Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG reiche jedoch die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über die beantragte Löschung, so dass die Farbmarke nicht gelöscht werden könne.
Bewertung
Für den Erfolg eines Löschungsantrags wegen absoluter Schutzhindernisse kommt es nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf zwei Zeitpunkte an, nämlich den der Anmeldung und den der Entscheidung über den Löschungsantrag: Für beide muss eine Verkehrsdurchsetzung verneint werden. Liegt lediglich in einem Zeitpunkt Verkehrsdurchsetzung vor, bleibt die Marke eingetragen. Auch die Priorität der Marke ändert sich nicht, selbst wenn das Gericht im Löschungsverfahren zu dem Ergebnis gelangt, eine Verkehrsdurchsetzung sei für den Zeitpunkt der Anmeldung nicht nachgewiesen.
Nun werden sich alle Augen nach Hamburg richten, wo das OLG (nach Zurückverweisung vom BGH, Urteil vom 23. September 2015, I ZR 78/14) über ein weiteren Teilaspekt des Farbmarkenstreits zu entscheiden hat. Die Sparkassen wollten der Santander Bank auf der Grundlage ihrer Farbmarke nämlich auch die Verwendung der Farbe Rot auf dem deutschen Markt verbieten lassen. Auch auf dieses Urteil dürfte die heutige BGH-Entscheidung Auswirkung haben.